Action en déchéance - Marque

Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée….

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L'action en déchéance était fondée sur l'article L.714-6 b du CPI qui prévoit : encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : (…) b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

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L'action en déchéance de marque est une arme qui peut s'avérer redoutable et qui est souvent utilisée en réaction à une action en contrefaçon de marque ou à une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque.

Cette déchéance peut être sollicitée en justice par toute personne intéressée : une telle action est prévue à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui précise qu' encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La jurisprudence ne valide cependant pas une telle analyse estimant qu'au regard d'une action en déchéance, la notoriété ou renommée d'une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services non exploités, sans que la renommée ou notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle 5.

Si la jurisprudence avait pu se laisser séduire par une telle argumentation dans le passé, elle semble aujourd'hui revenue à davantage de rigueur : en relevant que la marque empêchait les demandeurs [à l'action en déchéance] de commercialiser en France les produits désignés à l'enregistrement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une entrave à leur activité a, à bon droit, déclaré recevable leur action en déchéance de marque, peu important que l'arrêt consacre par ailleurs l'existence d'obstacles d'une autre nature à l'exploitation du signe en cause (6).

Plus récemment, la Cour de cassation, saisie d'une action en déchéance d'une marque semi-figurative composée d'un rectangle dans lequel étaient enfermés le dessin d'un chapeau de type canotier tenu par trois doigts féminins, d'un visage féminin stylisé maquillé ainsi que le slogan La France a du talent inscrit en diagonale et de taille moindre que celle du chapeau, a estimé que l'usage de la marque sous une forme modifiée s'entendant de l'usage de ce signe, tel qu'enregistré, sous réserve de différences n'en altérant pas le caractère distinctif, la Cour d'appel, qui a constaté que le slogan extrait de la marque semi-figurative faisant l'objet de la demande de déchéance ne constituait pas le caractère distinctif propre de cette marque, telle qu'elle a été déposée, a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche inopérante quant au caractère distinctif en lui-même de cet élément de la marque (4).

Le défaut d'intérêt à agir tenant à l'inutilité finale de l'action en déchéance, une telle action ne pouvant permettre au demandeur d'exploiter les produits ou services dans la mesure où le signe contesté en tant que marque est par ailleurs protégé en tant que nom commercial ou enseigne, par exemple.

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Les sociétés Vania et Polivé ont demandé la déchéance de la marque Sporflex de la société Pichon pour désigner tous éléments vestimentaires pour le sport. Cette déchéance a été refusée par la Cour d'appel qui a retenu que la société Pichon produisait des factures visant des poignets de contention et des bracelets de tennis elbow et que les autres articles visés dans l'enregistrement étaient des produits similaires à ceux pour lesquels était apportée une justification de l'exploitation de la marque. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation au motif que la similitude entre les produits ou services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux dont il est prétendu qu'ils n'en ont pas fait est inopérante au regard de l'action en déchéance de marque, en ce qu'elle porte sur ces derniers. Il en résulte que l'usage d'une marque pour certains produits ou services ne vaut pas pour les autres produits ou services visés dans l'enregistrement.

Attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.

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