Contrefaçon - Titulaire d'une marque

Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.

Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.

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Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée….

En cas de contrefaçon d'une marque collective de certification qui a qualité pour agir et faire cesser ce trouble Ce droit appartient au titulaire de la marque et non aux usagers qui peuvent pourtant avoir intérêt à agir à l'encontre d'un comportement susceptible de leur causer un préjudice dans la mesure où il peut conduire à déprécier leurs produits aux yeux de la clientèle ainsi que la garantie offerte par la marque.

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Attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.

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Cette action peut être engagée alors même qu'une marque ou un produit n'est pas protégé par l'action en contrefaçon, soit parce qu'il n'y a pas de contrefaçon, soit parce que la marque n'a pas fait l'objet d'un dépôt.

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La mise en jeu de la responsabilité civile de l'auteur d'une contrefaçon devant un tribunal (que l'on appelle l'action en responsabilité , car on agit en justice ), a pour but d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon par le titulaire des droits sur la marque. La réparation intervient sous la forme d'une allocation de dommages et intérêts constituée d'une certaine somme d'argent représentative, en principe, du préjudice subi ; il est cependant parfois difficile d'évaluer exactement ce préjudice en pratique. Cette action relève de la compétence des tribunaux civils et, spécialement du Tribunal de Grande Instance.

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L'action en déchéance de marque est une arme qui peut s'avérer redoutable et qui est souvent utilisée en réaction à une action en contrefaçon de marque ou à une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque.

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La décision commentée est donc conforme à une Jurisprudence qu'elle vient heureusement compléter et se place dans la ligne de décisions telles que celles ayant jugé que la marque petit pierrot constituait la contrefaçon de la marque pierrot gourmand ( Cass. Comm. 12 Mai 1975 Ann. Prop. Ind.1977-209); que la marque King Douglas constituait la contrefaçon de la marque Mac Douglas (Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1990 Ann. Prop. Ind. 1992 - 26) ou encore que la marque Passion public constituait la contrefaçon de la marque Passion directe (Cour d'Appel de Paris 18 Novembre 1998-PIBD n°670-III-69).

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Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.

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