Contrefaçon - Usage

Néanmoins, dans l'affaire Vuitton la Cour a estimé que les dispositions légales sanctionnant les actes de contrefaçon ne retenaient pas exclusivement la mention de la marque sur des produits et services mais la reproduction, l'imitation de quelque manière que ce soit ou le simple usage de la marque d'autrui, et que l'outil de suggestion de mots clés incriminé faisait précisément usage, reproduisait et imitait les marques. Une telle analyse dépasse, nous semble-t-il, le stricte cadre des marques de renommée et aurait pu être appliquée dans la seconde espèce citée.

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Attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.

Lire la suite : Les atteintes au droit de marque

Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.

Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.

Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle

Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée….

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Pas plus que l'usage actuel des marques des fournisseurs par les distributeurs, dans le cadre de publicités presse ou radio ne peut être interdite aujourd'hui, sauf pratiques avérées de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale (à titre d'exemple, toute pratique de marque d'appel), outre la violation d'un réseau de distribution sélective, un tel usage ne pourra être sanctionné demain, s'agissant de publicités télévisuelles.

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Ce système de forfait vient en aide à la victime des actes de contrefaçon qui n'a pas ou peu de preuves de l'étendue de la contrefaçon, ou dont la marque n'a pas été encore exploitée ce qui était auparavant de nature à réduire sensiblement le préjudice.

Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon

L'alinéa 2 de l'article L.714-5 du CPI prévoit en effet qu' est assimilé à un tel usage [soit à un usage sérieux permettant d'échapper à la déchéance de la marque] : a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (…).

L'aliéna 2 b) de l'article L.714-5 du CPI précise en effet qu' est assimilé à un tel usage [soit à un usage sérieux permettant d'échapper à la déchéance de la marque] : b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

Lire la suite : Titulaires de marques : comment se défendre contre une action en déchéance ?

Rappelons, qu'en application du principe de spécialité, le titulaire d'une marque notoire n'ayant pas pris la précaution de la déposer dans la classe 38, qui couvre les services de communication et donc notamment l'exploitation d'un site sur internet, ne peut valablement incriminer comme constitutif de contrefaçon un nom de domaine reproduisant ou imitant ladite marque lorsqu'il n'en est pas fait usage pour la présentation de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qu'elle désigne (1).

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